Il potere individualizzante del marchio

Il marchio è un mezzo fondamentale per l’impresa nell’ottica di un’efficace strategia commerciale; infatti consente di contraddistinguere i diversi servizi che una specifica azienda produce differenziandoli da quelli immessi sul mercato dalle altre imprese.

Secondo un’opinione piuttosto diffusa il marchio ha una rilevante importanza economica autonoma tanto da rappresentare un valore frequentemente superiore a tutti gli altri beni dell’impresa.

Con il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 303, meglio conosciuto come Codice della proprietà industriale, vengono disciplinati i più importanti profili del marchio nazionale, tra i quali: gli slogan; i nomi a dominio; l’emblema; l’insegna; il nome speso dall’imprenditore; la sigla.

  • In particolare, l’art. 225 del Codice della proprietà intellettuale, prevede che non possa essere adottato quale “ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio”.
  • Tale norma risponde all’esigenza fondamentale di tutelare il consumatore nell’eventualità in cui, in ragione della corrispondenza o della somiglianza tra l’attività imprenditoriale dei titolari di quei segni, possa originarsi un pericolo di confusione che potrebbe poi tradursi pure in un rischio di associazione fra i due segni.

Il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 quindi statuisce come l’ordinamento giuridico nazionale garantisca protezione, a condizione che ne sussistano i presupposti, non solo ai segni distintivi differenti dal marchio registrato, ma anche:

a) alle informazioni aziendali riservate;

b) alle indicazioni geografiche;

c) alle denominazioni di origine.

Dunque, ex art. 710, comma 1, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 è sancito che l’oggetto di registrazione, quale marchio d’impresa, possa includere tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, come:

a) i disegni;

b) i nomi di persone;

c) i suoni;

d) la confezione del prodotto;

e) la forma del prodotto;

f) le cifre;

g) le combinazioni o le tonalità cromatiche;

h) le lettere;

i) le parole.

È chiaro che valgono le medesime considerazioni di cui sopra, nel senso che è possibile procedere alla registrazione a condizione che i segni consentano di differenziare la “cosa” o i servizi di un’impresa da quelli di altre aziende.

Allorquando l’imprenditore decide di procedere alla registrazione del marchio gli vengono attribuiti una pluralità di diritti, tra i quali, come già detto, il diritto esclusivo all’utilizzo del marchio.

Sul punto, l’art. 2569 c.c.12 prevede che colui che abbia provveduto alla registrazione di un nuovo marchio atto a distinguere prodotti o servizi “ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”.

A tale proposito, l’art. 20, comma 1, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 statuisce che i diritti del titolare del marchio d’impresa registrato si manifestano nell’impiego esclusivo del marchio.

Nella fattispecie, il titolare di cui sopra gode del diritto di vietare ai terzi, tranne nell’eventualità in cui abbia prestato il proprio consenso, di adoperare nell’attività economica:

a) “un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

Ex 20, comma 216, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 è previsto che nelle ipotesi di cui sopra il titolare del marchio possa proibire ai terzi di:

a) applicare il segno sui beni o sui loro pacchi;

b) offrire le “cose”, porle in commercio o detenerle a tali fini;

c) offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno;

d) importare o esportare beni caratterizzati dal segno medesimo;

e) usare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

Ai sensi dell’art. 20, comma 317, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, il commerciante può applicare il proprio marchio agli articoli che vende, ma non può eliminare il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

La funzione distintiva deve qualificarsi in termini di idoneità nell’identificare uno specifico servizio reso, o un determinato bene proposto da una determinata azienda.

Ne consegue che, il segno distintivo possa consentire al soggetto consumatore di identificare sul mercato un certo prodotto e di ricondurlo ad una determinata azienda.

Ancora più nello specifico, la funzione distintiva concerne le peculiarità di cui il segno deve essere in possesso per consentire l’identificazione di determinati prodotti o servizi.

In merito, l’art. 13, comma 1, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, dispone come i segni manchevoli del carattere distintivo non possano costituire oggetto di registrazione.

In particolare, rientrano in tale alveo:

a) quelli che si esplicano unicamente in segni diventati di utilizzo comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) quelli rappresentati solamente dalle denominazioni generiche di res o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.

Alla funzione distintiva del marchio è legata la protezione avverso la confondibilità: infatti, se il marchio è configurabile quale strumento che permette al consumatore di accomunare una res o un servizio ad una specifica azienda, ne discende come quest’ultima possa proibire a soggetti terzi di utilizzare il proprio segno distintivo nell’eventualità in cui da tale impiego scaturisca un pericolo di confusione nell’acquirente finale in merito alla reale provenienza del bene.

Peraltro, dalla funzione distintiva deriva anche il cosiddetto principio di relatività, ai sensi del quale il diritto di utilizzazione rimarrà esclusivo limitatamente ad uno specifico settore merceologico

E’ necessario soffermarsi sulla funzione attrattiva del cosiddetto marchio notorio o rinomato.

A tal proposito, va rilevato che tale tipologia di marchio si configura quale segno distintivo che, a causa dell’utilizzo diffuso ed intenso che ne è stato compiuto, è conosciuto da un cospicuo numero di utenti.

Sulla base di tale linea di pensiero, dunque, il marchio è descrivibile come raccoglitore di clientela, il cui numero nel tempo va accrescendosi per la qualità o la rinomanza del prodotto attraverso la pubblicità alla quale l’impresa ha fatto ricorso.

Basti pensare, al riguardo, al marchio Coca Cola, Harley Davidson, Ferrari, Microsoft, Barilla, etc.

Sono aziende la cui bontà dei prodotti è stata saggiata dalla stragrande maggioranza dei consumatori.

Infatti, chi non ha mai, almeno una volta nella vita, bevuto una Coca Cola oppure mangiato un piatto di pasta Barilla o ancora utilizzato Microsoft Word per la redazione di un elaborato?

Inoltre, va sottolineato che la funzione attrattiva non beneficia di una tutela specifica, ma al contrario di una tutela indiretta che viene posta in essere mediante la funzione distintiva, così come discende dalla lettura del sopra mentovato art. 20, comma 1, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Da un punto di vista giurisprudenziale, rammentiamo quanto prescritto dalla Terza Sezione della Cassazione civile con la decisione dell’8 aprile 2014, n. 8153, secondo cui per la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni discendente dal mancato adempimento di un contratto di sponsorizzazione, la semplice divulgazione di notizie clamorose di carattere negativo concernenti la società sponsorizzata, non genera obbligatoriamente conseguenze sfavorevoli per lo sponsor da un punto di vista pubblicitario.

Infatti, il clamore e la notorietà consentono ad ogni modo di far circolare il nome e i segni distintivi associati al soggetto di cui si disquisisce nel settore pubblicitario, nel quale non è tanto importante che si parli bene, ma che si parli di chi vuol essere conosciuto o ricordato.

Ancora, di nota è la pronuncia espressa dalla Prima Sezione del Supremo Consesso del 27 maggio 2013, n. 13090, ove è stato chiarito che: “Il giudizio di affinità di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato” –pure nella disciplina dei marchi interpretata in ossequio alla Direttiva n. 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, e precedente alle novelle introdotte dal D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 –mediante un parametro più ampio di quello utilizzato per i marchi comuni.

Ne deriva che, in rapporto ai cosiddetti marchi celebri, ai quali i consumatori collegano un prodotto di qualità appagante, assicurandone il successo indipendentemente dalle sue qualità intrinseche, è necessario prendere in considerazione il rischio di confusione in cui può incorrere il consumatore medio conferendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti, non particolarmente distanti sotto il piano merceologico e non contraddistinti da alta specializzazione, di modo che il prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno.

Luca Mencarelli

Legal Specialist

Studio Legale Bosaz

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