La Brexit e il destino dei diritti IP già riconosciuti dalla normativa comunitaria

 La Brexit e il destino dei diritti IP già riconosciuti dalla normativa comunitaria

Con l’inizio del 2021 il Regno Unito è ufficialmente uscito dall’Unione Europea, rendendo finalmente efficace la tanto controversa Brexit e tutte le implicazioni che ne conseguono; che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, possono essere riassunte nei seguenti punti.

A. Marchi europei e design comunitari già registrati al 31 dicembre 2020

Per quanto riguarda i marchi europei e i design comunitari già concessi al 31 dicembre 2020 (che continuano ovviamente ad essere validi negli stati dell’UE), tali marchi sono stati automaticamente convertiti nell’equivalente di una registrazione nazionale nel Regno Unito, senza costi o adempimenti ulteriori.

Questi “nuovi” marchi e design costituiscono un marchio completamente autonomo rispetto a quello comunitario per cui era stata depositata la domanda – domanda di cui tuttavia mantengono la data (inclusa, eventualmente, la priorità rivendicata) – e sono equiparabili a qualsiasi marchio del Regno Unito, proprio come se fossero stati depositati e registrati ai sensi della legge inglese. Il che comporta che qualsiasi contestazione, rinnovo, cessione o concessione in licenza del marchio europeo o del design comunitario originale riguardi unicamente quest’ultimo e qualora si desideri, ad esempio, contestare o rinnovare anche il “nuovo” marchio britannico, sarà necessario compiere tali attività separatamente. I marchi e i design così registrati risulteranno inseriti all’interno del registro gestito dall’Intellectual Property Office (“IPO”) e reperibili nelle banche dati attraverso il loro numero identificativo originario preceduto dal numero 9.

Nel caso di marchi collettivi e di certificazione, l’IPO può richiedere, se non già depositato, la traduzione in inglese del relativo regolamento d’uso e, in caso di inadempimento, rifiutare di procedere alla registrazione.

È tuttavia possibile, per tutti coloro che non fossero interessati a mantenere la registrazione del marchio o design nel Regno Unito, rinunciare a tali diritti (c.d. “opt-out”) comunicando tale intenzione all’IPO. Restano esclusi da tale possibilità di scelta coloro che abbiano ceduto, concesso in licenza o comunque stipulato un accordo che abbia ad oggetto tale diritto inglese o abbiano avviato un contenzioso sulla base dello stesso.

B. Marchi europei e design comunitari non ancora registrati al 31 dicembre 2020

Per quanto riguarda invece i marchi europei e i design comunitari depositati, ma ancora pendenti al 31 dicembre 2020, inclusi i design registrati ma non ancora pubblicati, tali marchi, se intendono conservare la privativa anche nel Regno Unito, sono obbligati, entro il 30 settembre 2021, a depositare una nuova domanda di registrazione presso l’IPO, sopportandone i relativi costi.

La domanda (che può rivendicare la stessa data di deposito e la eventuale priorità rivendicata nella domanda europea) è soggetta ai requisiti di esame del Regno Unito.

Tutte le decisioni riguardanti marchi europei e design comunitari, che siano attualmente oggetto di una procedura di contestazione ancora pendente, avranno il medesimo effetto anche sulla registrazione britannica; con la conseguenza che saranno dichiarati anch’essi inefficaci (in tutto o in parte, in relazione ai limiti della pronuncia sui rispettivi marchi europei o design comunitari).

C. Marchi e design internazionali

La titolarità di un marchio o di un design internazionale con designazione UE, concesso prima del 31 dicembre 2020, ha comportato una conversione automatica di tali marchi nell’equivalente di una registrazione nazionale nel Regno Unito. I marchi e i design così registrati risulteranno inseriti all’interno del registro gestito dall’IPO e reperibili nelle banche dati, conservando il loro numero identificativo originario preceduto dal numero 8.

Anche per tali privative è possibile esercitare la facoltà di rinuncia (c.d. “opt out”) previa comunicazione all’IPO.

D. Uso e rinomanza del marchio europeo

L’utilizzo del marchio UE, in almeno uno dei 27 stati membri, nel quinquennio antecedente il 1° gennaio 2021, e la rinomanza acquista a tale data, sono considerati sufficienti per mantenere la corrispondente registrazione nel Regno Unito; tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2021, l’uso e la rinomanza successivi saranno valutati con riferimento al solo Regno Unito.

E. Tutela dei design non registrati.

Per quanto riguarda i diritti sui disegni e modelli comunitari non registrati, ma sorti prima del 31 dicembre 2020, tali diritti continuano ad essere tutelati anche nel Regno Unito per il periodo rimanente della tutela triennale riconosciuta in loro favore.

Mentre i diritti sui design non registrati non ancora sorti al 31 dicembre 2020, sono tutelati nel Regno Unito per un periodo di tutela analogo a quello concesso dal diritto comunitario (ovvero tre anni dalla prima divulgazione), ma solamente se divulgati nel territorio inglese.

F. Brevetti europei

L’attuale sistema europeo dei brevetti è regolato dalla Convenzione sul Brevetto Europeo, che essendo un trattato internazionale non fa parte della normativa comunitaria e, pertanto, la fuoriuscita della Regno Unito dell’Unione Europea non è andata ad intaccare le domande già presentate e i brevetti europei già concessi che risultano tutelati nel Regno Unito.

G. Diritto d’autore

Neppure il regime del diritto d’autore è stato particolarmente intaccato dalla Brexit, dal momento che il Regno Unito continua ad essere parte dei trattati internazionali in materia, con il risultato che le opere dell’ingegno create nell’UE continuano ad essere protette anche nel Regno Unito.

H. Azioni doganali

Per quanto riguarda il blocco delle importazioni di merci che violino i diritti di proprietà intellettuale, a partire dal 1° gennaio 2021, le richieste di intervento delle autorità doganali UE non sono più valide nel Regno Unito. Pertanto, al fine di impedire l’ingresso nel Regno Unito di merci che violino i sopracitati diritti, è necessario presentare una specifica richiesta presso le autorità doganali competenti.

I. Marchio UKCA (al posto del marchio CE)

Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed; valutazione di conformità UK) è il nuovo marchio usato per i beni immessi sul mercato in Inghilterra, Galles e Scozia (ma non in Irlanda del Nord, in cui rimane necessaria la marcatura CE) per indicare la conformità del prodotto ai requisiti di legge vigenti nel Regno Unito e per certificare l’esito positivo delle procedure di valutazione di conformità.

Tale marcatura è andata sostanzialmente a sostituire quella CE a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Tuttavia, per tutto il 2021 sarà possibile immettere sul mercato britannico beni con la marcatura CE, a patto che le norme tecniche europee e quelle inglesi restino identiche, ovvero, qualora le norme europee cambiassero e venisse apposta una marcatura CE sulla base di tali nuove regole, non sarebbe possibile produrre e vendere un prodotto così marcato in Gran Bretagna (anche prima del 31 dicembre 2021). Ad oggi i requisiti tecnici, i processi e gli standard di valutazione, utilizzati per dimostrare la conformità ed ottenere il marchio UKCA risultano reperibili sul sito www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking.

Gilberto Cavagna di Gualdana e Sofia Kaufmann

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